涉外專利商標申請經(jīng)典案例
common Cases
“Global IP Protection” , How to protect your patent and trademark
in foreign countries?


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案例六:美國某公司PCT發(fā)明專利權(quán)利要求被全部無效
我國專利法第四十五條規(guī)定,自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個人認為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的,可以請求國務(wù)院專利行政部門宣告該專利權(quán)無效。
美國一家材料制造公司的一件PCT發(fā)明專利申請在多個國家均獲得了專利權(quán),其中包括中國專利權(quán)。在我國,作為公眾的第三人欲就該PCT發(fā)明專利提出無效宣告,遂委托光華所幫助其實施該無效過程,目標是宣告該PCT專利的權(quán)利要求全部無效。
該PCT專利涉及一種設(shè)備及方法,用于向穿過所述設(shè)備的金屬板材的相對各面驅(qū)動去鱗介質(zhì),特別是液體/顆粒漿體,從而從被處理的金屬板材的表面去鱗。該專利權(quán)無效宣告請求案中,創(chuàng)造性判斷是重點,而技術(shù)啟示判斷作為創(chuàng)造性評價“三步法”中的關(guān)鍵一步,因較易帶入主觀性而成為客觀判斷發(fā)明創(chuàng)造性的重點難點,也是該案的焦點問題之一。
對該PCT專利進行無效存在幾個難點:(1)該專利為PCT進中國的發(fā)明專利,有4項獨立權(quán)利要求,每項獨立權(quán)利要求均比較長,包含較多的技術(shù)特征;(2)除4項獨立權(quán)利要求外,該專利還有25項從屬權(quán)利要求,該專利共有29項權(quán)利要求,涉及非常多的技術(shù)細節(jié),要全部無效該專利其難度可想而知;(3)該PCT申請在中國、澳大利亞、加拿大、英國、美國、韓國、俄羅斯和南非等國均已通過實質(zhì)審查,被授予發(fā)明專利權(quán),說明這些國家均未檢索到能夠影響該PCT專利申請的新創(chuàng)性對比文件,所以該專利的新創(chuàng)性得到了多個國家的普遍認可。在多個國家均充分檢索但未獲得有效對比文件的前提下我們再來實施對該專利的無效檢索(主要是新創(chuàng)性對比文件檢索),也是非常有挑戰(zhàn)性的。
光華所接受委托之后,我們對該PCT發(fā)明專利的技術(shù)方案進行詳細解讀,以其說明書的內(nèi)容為支撐準確理解權(quán)利要求的保護范圍,然后制定檢索策略,基于檢索策略和新的檢索結(jié)果不斷調(diào)整檢索式,檢索在中外文庫充分展開,與請求人一道花費了大量的時間和精力,經(jīng)過不懈努力,最終共檢索到4篇能夠影響該PCT專利新創(chuàng)性的證據(jù)文件。在專利復(fù)審委員會審查階段,專利復(fù)審委員會完全認可了這4篇證據(jù)的有效性,并認為這4篇證據(jù)相互結(jié)合能夠評價該PCT專利全部權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性。最終,專利復(fù)審委員會作出無效審查決定,宣告該PCT專利的全部權(quán)利要求無效。
隨后,該公司不服專利復(fù)審委員會作出的無效決定,依次向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟和向最高人民法院提起行政上訴,結(jié)果是,一審判決維持無效宣告決定,二審判決駁回上訴,維持原判。至此,該案塵埃落定,最終結(jié)果是無效成功。綜上,無論是無效階段還是行政訴訟階段,我們所提供的證據(jù)均是被專業(yè)機構(gòu)認可的,是非常可靠且是能夠經(jīng)得起推敲的,沒有使無效決定或者行政判決發(fā)生任何的意見搖擺,這說明我們?yōu)檎埱笕怂峁┑膸椭欠浅S幸饬x的。
回顧該案,無論是無效階段還是行政訴訟階段,專利權(quán)人一直堅稱去鱗介質(zhì)的不同是該專利與最接近現(xiàn)有技術(shù)的主要區(qū)別,無效證據(jù)對比文件2未給出結(jié)合啟示,專利權(quán)人一直主張證據(jù)2中的去鱗介質(zhì)無法用于本發(fā)明,我們對此一方面是進行充分說理,另一方面敏銳的發(fā)現(xiàn)涉案專利說明書中以引用公開的方式記載了對比文件2的技術(shù)手段能夠應(yīng)用于涉案專利中,即其說明書自認了證據(jù)2可以用于本發(fā)明,專利權(quán)人的爭辯就顯得蒼白無力了。最終,申請人所堅持的爭論焦點也不能使本案具備創(chuàng)造性,本次無效工作圓滿結(jié)束。